技术转让合同知识产权条款解析

发布时间：2017-03-28　浏览：4695　来源：本站

       虽然我国合同法对此类合同用的是“技术转让合同”这一表述，而实际上合同法第342条规定了技术转让合同包括专利权、专利申请权、技术秘密转让合同，以及专利实施许可合同，因此这个“转让”实际上是包含了“转让（让与）”和“许可”两层意思。相应的，技术转让合同的标的也就包括两方面，一是专利权、专利申请权和技术秘密的所有权，二是专利权、专利申请权和技术秘密的使用权。

       技术转让合同中的知识产权条款，即约定技术转让中有关知识产权各项相关问题的条款，主要包括：（1）转让范围条款；（2）转让限制条款；（3）知识产权担保条款；（4）使用担保条款；（5）权属维持与消灭条款；（6）权利负担条款；（7）改进技术的归属条款；（8）转让程序条款；（9）保密条款。以下逐一进行简要介绍。

（一）转让范围条款

        1、让与范围条款

       让与范围条款适用于专利权让与合同、专利申请权让与合同以及技术秘密让与合同。让与范围条款是指让与方向被让与方让与的知识产权权属份额。根据我国民法通则第78条规定，财产可以由两人以上共有，另外，我国专利法第15条也规定专利权和专利申请权都可以由多个共有人约定行使相关权利。因此让与范围条款需要解决的是让与方向被让与方让出多少份额的权属，是全部让与给被让与方，还是部分让与。

        2、许可范围条款

       许可范围条款适用于技术转让合同的专利实施许可、技术秘密许可这两类合同中。许可范围条款解决的是许可方向被许可方授予多大范围实施和使用该技术的权限的问题。

       许可方并未转移知识产权归属，只是将其权利“出租”给被许可方进行实施和使用。从许可方来说，虽然技术的知识产权仍归其所有，但授予他人一定范围的实施和使用的权利对许可方的商业利益、技术竞争力都会产生重大影响，另外，对于许可方已经或打算许可的第三方企业也会产生很大影响。因此，分析和规划许可使用的范围是许可方需要深思熟虑的一项重要工作。

      从被许可方来说，技术许可的范围决定了其对技术成果转化的商业价值和前景，被许可方应根据授权范围的大小来评估其给付的报酬多少。

       许可范围可以从如下几个方面来考虑：许可期限、许可地域、许可场合、权利内容、许可方式、分许可权。

     （1）许可期限。约定被许可方在某个时间段内有权对被许可方的技术进行实施和使用。

     （2）许可地域。约定被许可方有权在某个地理区域内实施和使用被许可方的技术。

     （3）许可场合。约定被许可方有权在何种场合实施和使用被许可的技术，以及为了某一特定目的对技术进行实施和使用。双方根据交易结构可以按各种抽象的类别来划分技术使用的场合，例如仅限于将技术在某一类行业中使用，仅限于将技术在与某一类客户合作中使用，仅限于将技术用在某一特定的业务目的，等等。

     （4）权利内容。约定被许可方可以享有哪些实施和使用的权利。我国专利法第11条规定了专利权的各项权限，如制造、使用、许诺销售、销售、进口等。我国著作权法第10条规定了著作权的17项权利，其中与技术许可相关的包括了复制权、发行权、信息网络传播权、改编权等权利。

     （5）许可方式。许可方式有普通、排他和独占许可三种。普通许可最为常见，普通许可的许可方仍可以使用该技术，也可以许可其他人使用；排他许可的情况下，除许可方外只能由被许可方一家使用，不能再许可给第三方；独占许可的情况下，只能由被许可方一家使用，任何人都不得使用，包括许可方自己。

     （6）分许可权。约定被许可方是否可以再将该技术许可给其他人使用。这就好比一个租客是否可以将房屋再转租他人。

（二）转让限制条款

       1、让与限制条款

       让与限制条款是指技术让与方向被让与方让与技术时对让与方所设定的要求和限制。

       对于权属全部让与这种方式，让与方虽然与该技术脱离了权属关系，但是让与的技术由于通常是让与方研发的，因此可能会牵涉并影响到让与方的其他一些技术和利益，因此在技术让与合同中约定一些对被让与方使用该技术的限制，例如不能销售给许可方的竞争对手，可以对让与方起到较好的保护作用。

       对于权属部分让与这种方式，让与方和被让与方同为该技术的共有人，除了让与方要考虑上述这种保护的问题，被让与方由于已经成为了该技术的权利人之一，对该技术的使用同样也会影响到被让与方的技术和利益，因此这条技术让与限制条款就变成了一把双刃剑，既约束让与方又同时约束被让与方，对双方的利益其实都能起到维护作用。

        2、许可限制条款

       许可限制条款是为了维护许可方利益，确定被许可方在实施使用许可方技术时应受到的约束。顾名思义，该条款只能用在专利实施许可、技术秘密许可合同中。如果说前面所述的许可范围条款是对被许可方使用技术的权限范围进行正向约定，则许可限制条款就是对被许可方的使用权限进行反向约定。

从许可方角度来说，有时候对被许可方使用许可方的技术的权利进行正向约定是不够的，反向约定是必要的，主要原因如下：

     （1）需对许可方的技术秘密进行特别保护；

     （2）避免对许可方及其利益关联方的当前实施和未来实施产生影响；

     （3）需对许可范围条款做补充，避免各方对许可范围认识出现重大误解引起纠纷；

     （4）需对被许可方提出额外的限制要求和条件。

（三）知识产权担保条款

       技术转让合同是为了企业商业目的服务的，技术受让方支付转让报酬就是为了实现技术成果的商业转化，一旦该技术在知识产权上存在瑕疵，技术受让方将遭受重大损失，因此知识产权担保条款对于技术受让方来说十分重要。

       我国合同法对技术开发合同并未规定开发方提交的成果应承担知识产权担保义务，但对技术转让合同的要求却有所不同，在合同法第349条明确规定了转让方应保证“自己是所提供的技术的合法拥有者”，第353条还规定“受让人按照约定实施专利、使用技术秘密侵害他人合法权益的，由让与人承担责任，但当事人另有约定的除外”。

技术转让合同各方需要对知识产权的担保做出约定。通常这一条款包括两个基本的功能：

     （1）陈述性功能。对转让方知识产权担保义务的范围进行明确。范围越大，意味着转让方的知识产权担保义务越重。

     （2）救济性功能。需要规定一旦出现第三方主张权利的情况，如何对技术受让方进行救济。

（四）使用担保条款

       同知识产权担保条款一样，使用担保条款也是为了确保技术受让方能够顺利使用技术并实现其商业目的。我国合同法第347条对技术使用担保进行了规定，“技术秘密转让合同的让与人应当按照约定提供技术资料，进行技术指导，保证技术的实用性、可靠性，承担保密义务”，第349条后半段要求转让人“保证所提供的技术完整、无误、有效，能够达到约定的目标”。

       虽然法律规定已对转让技术规定了达到基本可使用程度的条款，技术受让方还是会对具体的使用要求做进一步的细化，而从转让方来说，有时也可以根据双方的谈判地位和交易结构在合同中争取一些免除自己过分承担满足某些特定使用目的的担保责任。因此，使用担保条款的订立和明确，不仅对技术受让方能起到保障作用，对转让方其实也能屏蔽一些法律风险。

（五）权属维持与消灭条款

       1、权属维持条款

       技术许可合同是以技术的知识产权存在为前提的。如果知识产权不存在了，则技术进入了公有领域，无所谓许可。在转让合同的履行过程中，谁来负责维持知识产权的有效性，这是需要明确约定的。

       技术合同解释第24条规定了在专利实施许可合同期间，许可方将专利权或专利申请权让与第三方，被许可方仍有权使用。但是，对于一些专利权被许可方来说，如专利权或专利申请权的权利人更迭对被许可方实施该技术影响较大的，则被许可方也可以通过合同约定许可方维持其专利权的权属以保障被许可方的顺利实施。

        2、权属消灭条款

      技术转让合同签署后，尽管转让方按照前文述及的各种义务如知识产权担保、权属维持来保障其权属的存续，但是仍然会有很多其他因素可能导致转让方的权属归于消灭，例如专利申请权的转让，该权利本身就存在较大的不确定性，申请被驳回导致许可标的最终灭失的可能性是存在的。因此合同各方非常有必要对权属消灭的各种可能情况提前做好预案，这样才能使双方在突如其来的事件发生时有约定可循，避免双方产生纠纷及出现显失公平的情况。以下按照技术转让合同的5种类别分别讨论各种情况。

      （1）专利申请权让与合同

       在这种合同中，由于专利仍处在申请过程中，专利是否能得到授权的不确定性较大，因此合同各方就需要十分注意对申请中发生的各种可能情况做好充分分析和预测，例如申请一旦未授权，各事项应如何处理，转让费是否返还，申请的技术如尚未公开是否仍按照技术秘密转让，等等。

      （2）专利权让与合同、专利实施许可合同

       在这两种合同中，转让方的专利权已经得到授权，但仍然可能由于各种因素会导致权利消灭，如专利权被无效等，因此合同各方也需要考虑对各种情况进行相应的约定。我国专利法第47条对专利无效的处理情况作了规定，因此，合同各方需根据该规定以及各自的需求对专利权消灭所引起的问题进行详细约定。

       （3）技术秘密让与合同、技术秘密许可合同

       技术秘密让与合同签署后，如发生让与方又将该技术秘密让与第三方，或将该技术申请专利导致秘密公开，则受让方的权益会受到损害，因此合同各方有必要对这种情况进行相关约定。

      在技术秘密许可合同期间，如发生以下两种情况都会对被许可方造成一定的影响：第一，许可方将该技术申请专利。如专利获得授权则技术秘密的权属消灭，取而代之的是专利权，此时被许可方对该技术的使用会因为技术公开而大受影响。第二，许可方将该技术秘密权属让与第三方。如该技术秘密权利人更迭，必然会对被许可方的使用造成一定影响。

       基于上述原因，合同各方在技术秘密许可合同中应对上述情况的处理方式预先约定，以避免届时各方产生争议。

（六）权利负担条款

       对于任何一种权利的转让，合同各方都应事先明确待转让的权利在此之前存在哪些权利负担，一方面可以更为全面的评估其价值，另一方面也能够避免在转让后这些负担对合同各方产生始料未及的影响，从而引发不必要的纠纷以及可能出现对某一方显失公平的结果。

       技术转让合同也是如此，合同各方在签约之前通常会开展类似于尽职调查的工作，列出一系列权利负担的内容，例如该技术之前是否已许可他人，许可情况如何等等。通过尽职调查，查明所有存在的负担情况，就能够使合同各方分析各种负担可能产生的影响，以及相应的处理方式。

（七）改进技术的归属条款

       这里的改进技术归属条款主要讨论的是技术让与合同中部分权属让与的这种情况，共有人一方或共有人以外的第三方对该技术所做的改进技术的归属权约定。对于部分权属让与合同，如能够将改进技术的情况予以考虑，则会对共有权利人在改进技术方面的约定更为全面，避免产生争议和纠纷。

       而在技术许可合同中，被许可方可能对技术会做出富有价值的改进，从而产生新的技术，新的技术的归属权就是合同各方需要关注的一个问题。

       我国合同法第354条对改进技术的权利归属规定为“一方后续改进的技术成果，双方可以按照互利原则约定归属，未约定的其他各方无权分享”，另外，我国著作权法第12条也做了类似规定，“改编、翻译、注释、整理已有作品而产生的作品，其著作权由改编、翻译、注释、整理人享有”。因此，对于技术转让方来说，如果希望对受让方使用其技术所做出的的改进拥有权益，则非常有必要在合同中约定这一条款，保障转让方享有共有权或使用的权利，否则如按照法律规定则权属应归于受让方，转让方无权使用。

（八）转让程序条款

       为了履行技术转让合同，在一些情况下需要办理一些行政程序，转让程序条款就是合同各方对办理这些转让程序相关权利义务的约定。

       这一条款属技术转让合同中程序性的约定，订立转让程序条款，可以将该技术转让合同所需的全部流程和手续都完整的梳理出来，以免在实际办理各项转让程序过程中发生遗漏或错误。即使合同各方对技术转让中所有实体性问题都考虑周全并详细做了约定，但是一旦在程序性问题上发生重大错误，则仍然可能导致合同各方的目的无法实现。

     另一方面，合同各方具体明确各自在办理技术转让程序过程中的权利和义务，也能够确保在实际办理程序过程中发生推诿、重复工作等问题，提高工作效率，避免产生不必要的纠纷。

（九）保密条款

        对于技术转让合同，保密条款主要完成如下功能：

       1、定义什么是“保密信息”。除了技术转让合同中最核心的技术秘密、申请专利中的技术资料之外，合同各方之间有大量的信息往来，双方可能均会向对方披露自己重要的技术信息。在这些信息中，哪些应该定义为保密信息，哪些不是，这是保密条款需要解决的问题。

       2、对保密的强度进行约定。包括接收方可以接触披露方保密信息的人员范围、接收方应该采取哪些措施防范披露方的保密信息泄露等。

       3、完成“保密措施”要求。我国反不正当竞争法第10条及技术合同解释第1条均明确，技术秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息。因此，一项技术信息要在法律上获得“技术秘密”的对待，权利人对其采取了保密措施是一项必要条件。而签署保密协议或者保密条款，可以视为是权利人采取的保密措施的一种。

       4、在所披露的信息特别重要的情况下，保密条款中还需要明确披露的程序。确定披露程序的主要目的是为将来一旦发生信息泄露或被他人非法利用，可能进行的诉讼做好准备。

       注：如需转载，请注明文章来源“IPFuTure科慧远知识产权”