技术开发合同知识产权条款解析

发布时间：2017-03-28　浏览：8320　来源：本站

       根据我国合同法第330条的定义，“技术开发合同是指当事人之间就新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的合同。”合同双方签订技术开发合同的主要目的在于获得“新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统”，也即是说，上述内容为技术开发合同的主要标的。在技术开发合同的起草和撰写过程中，要紧紧围绕这一标的展开。

        一个典型的技术开发合同需对如下关键问题做出处理：

       （1）要开发的技术成果是什么？

       （2）谁来开发？

       （3）开发进度如何？

       （4）合同各方对技术成果享有何等权利？

       （5）开发失败如何承担责任？

       其中第（4）个问题是最为关键且容易被忽视。作为企业商业活动的一环，技术开发本身不是目的，而只是一个手段。所获得的技术成果如果最后无法实现合同签订方的商业目的，则整个技术开发工作都可能贴上失败的标签。因此，在合同签订过程中，必须考虑未来如何对技术成果进行商用（包括如何限制合同其他方的商用），这意味着在合同中必须在如下两个方面寻找平衡：给己方预留足够的对技术成果的权利空间；适当限制其他方对技术成果的权利空间，而这些内容均主要通过合同中的知识产权条款予以约定。

        技术开发合同主要涉及如下知识产权条款：

（一）前景知识产权的归属条款

        所谓前景知识产权，是指因执行该技术开发合同所新产生的技术成果的知识产权。它是相对于背景知识产权而言的。前景知识产权归属条款的功能是：对新的技术成果（即合同标的）之知识产权归属问题进行明确。

       归属问题是后面所有知识产权条款的基础，后面的条款都需要结合公司签署技术开发合同的目的，并基于前景知识产权的归属约定做出相应调整。例如，某一方的目的是要能够商业利用开发成果。如果开发成果的前景知识产权归其所有，则其自然有权进行商业利用；如果归合同其他方所有，则还需要单独设置许可条款，将前景知识产权许可给该方进行商业利用。

       在审核这一条时，关键要确保合同各方关于前景知识产权归属的交易安排能够准确得到反映。在实践中，如果可能的话，有些企业会尽量避免使用“知识产权共有”这种安排。因为这一方面会带来很多额外的知识产权管理成本——例如双方专利申请费用的分摊等。更重要的是会给各方自行处置知识产权带来很多法律上的羁绊。这些企业情愿采取各方独自拥有部分知识产权并进行相互许可的方式。当然，也有些企业更加看重权属，认为拥有一个共有的知识产权优于仅仅具有一个被许可的权利。如何抉择，还是要根据企业自身的实际情况决定。

（二）前景知识产权的申请条款

       如果说前面有关前景知识产权的归属条款是对双方实体权利义务的界定，那么这一条可以理解为是“程序性”的条款，目的是保证权利归属能够更好实现，使“前景知识产权归属”条款确定的权利人，能够确实获得相关知识产权。例如，可以约定开发方定期向合同其他方进行开发中技术成果的汇报交流、各方定期召开专利申请讨论会、开发方负责撰写专利申请的技术交底文件、负责准备著作权登记文件等。通过这些条款，约定的知识产权权利人可以及时了解技术成果中具体的技术细节，并就是否申请专利做出考虑。

       当然，从管理上讲，接受技术成果的一方自己也应该事先对合同项下可能在哪些点上有技术创新、可能申请专利有一个初步的预测，并且在合同执行过程中监控这些专利点是否被开发方开发出来，在合同定义开发项目结束时对照之前的预测进行检查。对没有申请的，找出原因。

（三）前景知识产权的商业利用条款

       这一条款要实现的功能是对合同其他方对前景知识产权的客体（即技术方案、软件、集成电路布图设计、植物新品种、技术秘密等技术成果）可以如何使用进行约定。

      例如，当前景知识产权归双方共有时，我国《专利法》第15条规定，“专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。”因此，在知识产权共有但没有约定如何实施的情况下，知识产权的共同所有人均可以商业利用前景知识产权。如果合同签订方需对其他共有人的商业利用行为作出限制，则需要在这一条款中进行明确。

（四）前景知识产权的许可条款

      如果说商业利用条款约定的是合同各方“自己”可以如何利用技术成果，那么许可条款则是约定合同各方是否可以允许“他人”利用。

      该条款的第一项功能即对如下问题予以明确：合同各方对技术成果是否有对外许可的权利以及这种权利的范围。

（五）前景知识产权的转让条款

        这里的“转让”特指权属的让渡，不包括“许可”。它的功能是明确前景知识产权权利人在需要转让其知识产权时，是否受到相应的限制。我国合同法第326条、339条、340条规定了几种情况下相关方的优先受让权，这一方面会给前景知识产权权利人转让其知识产权时带来很大的不确定性，因此转让方有必要事先在合同中予以排除；另一方面从享有优先受让权一方的角度来看，也需要特别注意利用法律规定维护其应有的权益。

（六）前景知识产权的维权条款

       前文已经述及，知识产权是一种禁止权，即禁止他人为法律规定的行为的一种权利。这种禁止权的行使最主要的方式是在发生了侵权行为时，权利人向有关行政机关投诉或者向司法机关起诉。在认定侵权成立时，由行政机关、司法机关作出停止侵权的命令。

      前景知识产权的维权条款，最主要的功能即是根据许可条款的安排，对合同各方在维权上的权利进行一些矫正，以使许可条款的目的真正能够实现。

（七）前景知识产权的职务发明条款

       大部分的技术开发合同都是在企业之间签署的。而实际执行开发工作的总是一个个的自然人。这些人的技术成果的知识产权通过我国“职务技术成果”规定而自动转移到了雇主。这才使得公司之间签署技术开发合同来在双方间约定的知识产权归属、利用和许可成为了可能。

       在企业之间的技术开发合同中，如果开发方未能很好地处理其与员工之间的关系，则可能会给成果接收方日后带来一定的困扰。对此最好是能在开发合同中对此予以明确，要求负责开发的一方承担解决相应责任的义务，并赔偿由此给成果接收方带来的损失。

       另外，在专利的申请过程中，可能需要发明人给予一定的配合，签署一些必要的文件（例如在美国申请专利，需要发明人签署转让文件）。因此这一条款的另一功能是给负责开发的一方设定明确义务，要求其保证雇员会予以配合办理这些手续。

（八）知识产权担保条款

      如果技术开发合同下完成的成果侵犯第三方的知识产权，则合同各方均可能无法正常在商业上利用这些开发成果。这不仅导致签订技术开发合同的最终目的落空，也会使成果的使用人遭致法律上的不利。对于技术开发合同，开发方在提交成果时是否要承担担保义务，我国合同法并未明确规定。在不同的交易条件下，知识产权担保条款可能会朝着完全不同的方向撰写。

      第一种情形，知识产权担保条款的目的是促使进行实际开发的一方在借鉴第三方技术时保持足够的审慎，并防止他恶意引入第三方的技术成果而使成果的使用人陷入不利境地。这时，这一条款一方面需对开发方知识产权担保义务的范围进行明确，另一方面需要规定一旦出现第三方主张权利的情况，如何对开发成果的使用人进行救济。

第二种情形，知识产权担保条款的目的是要确保开发方不对其提交的成果承担知识产权担保责任。这时知识产权担保条款的功能是一个免责条款。

       两种情形的选择是根据双方交易结构来确定的，一般来说，第一种较为常见。

（九）背景知识产权条款

       如上文所述，背景知识产权主要是指各方独立于所涉及的合同完成的技术成果的知识产权。约定背景知识产权的原因主要在于技术开发合同中产生的成果，往往需要依赖于开发方之前的成果——或者开发方也会有意或无意地利用他已有的技术成果来进行新成果的开发，因为这样成本更低。

       在这些情况下，对技术成果的前景知识产权商业利用和许可将会受到背景知识产权的限制，因此有必要对背景知识产权做出约定，否则前景知识产权约定的合同目的可能落空。这是背景知识产权条款的第一项功能。此外，背景知识产权条款还有一项重要功能，即明确其权属并未因前景知识产权的任何规定而转移（或许可）给合同其他方。

（十）保密条款

        保密条款主要完成如下功能：

       一是对什么是“保密信息”进行定义。在技术开发合同执行过程中，合同参与方之间有大量的信息往来，双方可能均会向对方披露自己重要的技术信息。在这些信息中，哪些应该定义为保密信息，哪些不属于保密信息。

       二是对保密的强度进行约定。包括接收方可以接触披露方保密信息的人员范围、接收方应该采取哪些措施防范披露方的保密信息泄露等。

       三是完成“保密措施”要求。我国《反不正当竞争法》第10条及最高院 《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第1条均明确，技术秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息。因此，一项技术信息要在法律上获得“技术秘密”的对待，权利人对其采取了保密措施是一项必要条件。而签署保密协议或者保密条款，可以视为是权利人采取的保密措施的一种。

       四是在所披露的信息特别重要的情况下，还需要明确披露的程序。目的是为将来一旦发生信息泄露或被他人非法利用，可能进行的诉讼做好准备。

        注：如需转载，请注明文章来源“IPFuTure科慧远知识产权”